Tema 7. Marcas y otros signos distintivos

Epígrafes

Los apartados «Complemento Lefebvre» y «Complemento Aranzadi» actualizan los apuntes con normativa, doctrina y jurisprudencia hasta octubre de 2026.

Marcas y otros signos distintivos

7.- MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

SIGNOS DISTINTIVOS DE EMPRESA Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EN EL TRÁFICO ECONÓMICO

Para que haya competencia es preciso que puedan identificarse los empresarios u operadores que participan en el tráfico ofreciendo sus productos o servicios; es preciso que puedan identificarse los locales donde ejercen su actividad para la clientela, y es preciso, además que puedan identificarse los productos o servicios que ofrecen. Pues bien, cada uno de esos elementos es susceptible de identificación mediante un signo peculiar:

a.- Las marcas sirven para distinguir los bienes o servicios que produce, distribuye o presta una empresa.

b.- El nombre comercial distingue al propio empresario.

c.- Rótulo de establecimiento se aplica al establecimiento entendido como local abierto al público.

I . B – OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EN EL TRÁFICO ECONÓMICO

Las denominaciones de origen (D.O.) , las indicaciones geográficas protegidas (IGP) y las indicaciones de procedencia.

Todos estos signos, que no pueden pertenecer a una empresa en exclusiva, se diferencian de las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, tanto por su función como por el derecho exclusivo que otorgan.

La indicación de procedencia, como la denominación de origen o la indicación geográfica protegida tratan de poner de manifiesto el lugar geográfico donde los productos han sido elaborados o al que deben su reputación.

Y en el caso de las denominaciones de origen indica además que el producto debe sus características al medio geográfico y ha sido producido de acuerdo con las normas establecidas por una autoridad que es la que controla la utilización de la denominación de origen.

Derecho exclusivo que otorgan:

En el caso de la marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento, sólo el empresario o empresarios titulares pueden hacer uso de esos signos en el tráfico económico.

Por el contrario, las indicaciones de procedencia, denominaciones de origen e indicaciones geográficas pueden ser utilizadas por todos los empresarios que elaboran sus productos en el lugar geográfico al que la indicación de procedencia sc refiere y que se las haya concedido tras la correspondiente inspección

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) reconoce la calidad de un producto como consecuencia de sus características propias que lo definen, influenciado por el medio geográfico en el que se producen las materias primas y por el factor humano que trabaja siguiendo unos métodos concretos. Los requisitos generales que tienen que cumplir son:

– Tener un nombre que identifique un producto como originario de un lugar o una región concreta.

– Sus características y calidad tienen que ser consecuencia directa el medio donde se produce, de sus factores naturales y también de la labor humana.

– Todas las fases de producción tienen que realizarse en la zona geográfica definida.

– Tiene que poseer una calidad determinada sobresaliente, una reputación que se atribuya a su origen y a su proceso de producción.

Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

¿Conoces las diferencias entre una dop una igp o una etg? aclaramos-tus-dudas

IGP MORCILLA DE BURGOS

Etiquetado de alimentos: ¿qué diferencia las indicaciones geográficas de las marcas?

▶ Vídeo / recurso enlazado: https://btcces.com/etiquetado-de-alimentos-que-diferencia-las-indicaciones-geograficas-de-las-marcas/

II SIGNOS DISTINTIVOS & CREACIONES INDUSTRIALES

La regulación de las patentes tiene por finalidad esencial el impulso del progreso tecnológico e industrial; sólo se concede para las invenciones que no hubieran sido conocidas antes de presentada la solicitud de protección.

La normativa relativa a la protección de los signos distintivos de la empresa (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento) no tiene, sin embargo, ninguna relación con el impulso del progreso tecnológico e industrial, sino que va dirigida a conseguir que los clientes potenciales puedan identificar y distinguir en el mercado los diversos productos y servicios que se ofrecen, los empresarios y sus establecimientos.

Esta es la razón por la cual la novedad, tal como se entiende con referencia a las creaciones industriales, no tiene ninguna aplicación en relación con los signos distintivos.

Para éstos el requisito fundamental e indispensable que han de presentar es la aptitud diferenciadora, que permita distinguir e individualizar en el mercado empresarios o establecimientos a los que se aplique el signo.

Por otro lado, el titular de la patente tiene derecho a impedir a los terceros la producción de bienes o servicios utilizando la invención patentada.

Pero el titular de la marca sólo puede impedir que a un tipo determinado de productos o servicios se les aplique el signo protegido; no podrá impedir es la fabricación misma de los productos o la prestación de los servicios.

Y en cuanto a la duración del derecho exclusivo, éste es de duración limitada y no prorrogable en las patentes (20 años generalmente). Por el contrario, el derecho sobre los signos distintivos es indefinidamente prorrogable, por medio de las sucesivas renovaciones.

III. La marca: Regulación legal, concepto y funciones

Legislación aplicable y jurisprudencia.

Es posible obtener el derecho exclusivo sobre una marca para su explotación en el territorio español a través de dos cauces diferentes: el nacional y el comunitario.

España: en virtud de lo dispuesto en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, presentando la correspondiente solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

También puede protegerse una marca en el territorio español gracias a la obtención de una marca protegida en todo el territorio de la Unión Europea, en virtud de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea. «marca de la Unión Europea» o, más abreviadamente «marca de la Unión» otorgada por la «Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea» (EUIPO).

Concepto y funciones

Según el artículo 4.1 de la Ley de Marcas (LM) «se entiende por marca todo signo o medio susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los Productos o servicios de una empresa de los de otras»,

En el RMUE 2017/1001 se ha suprimido la exigencia de que la marca sea «susceptible de representación gráfica».

Frente a la vinculación de la función de la marca exclusivamente a los intereses de los empresarios, se ha señalado, con razón, que al considerar la función de la marca no pueden ignorarse los intereses de los consumidores.

Por ello se habla de la función de garantía de la marca, la cual tiene apoyo legal en aquellos ordenamientos en que se impone al titular de la marca una responsabilidad por los daños ocasionados a los consumidores por los productos marcados.

Responsabilidad del fabricante por los productos defectuosos (Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios) y por la publicidad engañosa que pueda hacer de los productos marcados aplicando al efecto la prohibición de publicidad engañosa establecida en la Ley General de Publicidad y en la Ley de Competencia Desleal.

IV. CLASES DE MARCAS

En principio puede ser marca cualquier elemento que por su naturaleza sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (art. 4 RMUE),

“Signos que pueden constituir una marca de la Unión

Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:

a) Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;

b) Ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”

y por lo tanto en todas las leyes se encuentran enumeraciones no exhaustivas, sino puramente enunciativas, que constituyen marcas protegidas. Así en la Ley de marcas se establece que pueden constituir marcas los signos o medios siguientes:

1. Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.

“JUST DO IT”

2. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.

3. Las letras, las cifras y sus combinaciones. 64 , 86400 y NITENDO 64

https://www.64.eu/fr/

4.- Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o de su presentación (plantean básicamente el problema de las interferencias con los modelos industriales).

Ejemplo . Toblerone

El Tribunal Supremo confirma la validez de la botella de sidra “Molde de Hierro”. Sentencia núm. 1190/2023 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 19 de julio de 2023.

5. Los sonoros. ej, Mercadona ,

6. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas, pueden percibirse por la vista, por el oído o por el olfato.

I-. Por su relación con otras marcas, las marcas pueden ser principales o derivadas.

Una vez que se tiene una marca principal es posible conseguir después otras marcas derivadas, que reproducen el elemento distintivo principal de la marca anterior, pero añaden otros elementos distintivos secundarios, de tal manera que se va creando lo que podríamos decir que es una especie de familia de marcas.

Nike …jordan …Just do it

II-. Por la titularidad de las marcas, éstas pueden ser individuales y colectivas. Entre las marcas colectivas tienen especial importancia las marcas de garantía, porque cuando hay una pluralidad de personas con derecho a utilizar una misma marca, la utilidad de ésta puede consistir en que su utilización signifique que existe una garantía sobre la composición o la forma de producción del producto.

III.- Por la actividad empresarial que distinguen, las marcas pueden ser de fábrica, de comercio y de servicio.

Las más antiguas son las de fábrica, aunque todas ellas pueden concurrir; una camisa puede llevar la marca de la tela, la del fabricante y la del establecimiento que realiza la venta.

Corte Ingles

IV- Por último, hay que señalar que por su grado de difusión se distinguen las marcas notorias y renombradas.

Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata

Gibson (fabricante de guitarras)
Aquoabona (sector bebidas)
Aranzadi (bases de datos jurídicas)
Littmann (sector fonendoscopios)

Las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general.

Por lo tanto todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas,

V. REQUISITOS Y PROHIBICIONES DE ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE MARCA

Puede solicitar y ser titular de una marca cualquier persona natural o jurídica de nacionalidad española o que reúna los requisitos de nacionalidad, domicilio o establecimiento Mercantil establecidos en la Ley de marcas o en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea.respectivamente.

El Derecho europeo se ha pronunciado por la adquisición de la marca no por su uso como en el Derecho norteamericano, sino por su registro en virtud de una mayor seguridad jurídica

Existen, sin embargo, supuestos excepcionales en que el uso de una marca no registrada puede atribuir derechos a su titular.

Así, el titular de una marca no registrada, pero notoriamente conocida en España, puede presentar oposición a la concesión de una marca posterior idéntica o semejante para productos o servicios idénticos o similares, o reclamar ante los Tribunales la nulidad de esa marca, e igualmente en el ámbito europeo. Además tendrá su titular el derecho a prohibir que los terceros utilicen en el tráfico económico sin su consentimiento cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios similares.

El titular de la marca anterior usada y no registrada también tiene derecho, según la LM, para reivindicar la marca solicitada o concedida en fraude de su derecho o con violación de una obligación legal o contractual frente a ese titular por parte del solicitante. El plazo para ejercitar esa acción es de cinco años desde la publicación de la concesión de la marca.

Por otra parte, nada se opone a que, respecto a una marca de la Unión Europea, pueda aplicarse una disposición nacional para reivindicar la propiedad de esa marca. y procede el ejercicio de la acción reivindicatoria por parte del copropietario de una empresa sin cuyo consentimiento el otro copropietario había registrado la marca del negocio común.

En los demás supuestos, de marca usada, que no sea notoria, el titular de la misma sólo dispondrá de las acciones que le puedan corresponder en su caso por aplicación de las normas sobre competencia desleal, especialmente las normas que prohíben inducir a confusión en el mercado.

VI. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y REGISTRO. MARCA ESPAÑOLA Y MARCA COMUNITARIA

Para adquirir el derecho exclusivo sobre la marca hay que registrarla en la Oficina Española de Patentes y Marcas OEPM, si se trata de una marca nacional española (art. 2.1 LM), o cn la Oficina de la Unión (OAMI en la terminología anterior) (art. 6 RMUE), si se trata de una marca de la Unión Europea.

VII. CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA: DERECHOS Y OBLIGACIONES

Noción general sobre el derecho exclusivo.

La marca registrada otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico el signo en que consiste la marca para identificar productos o servicios iguales o similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada. El derecho exclusivo no se refiere a la utilización del signo en sí mismo considerado, sino al signo para la identificación de los productos o servicios protegidos por la marca.

Ámbito territorial y temporal del derecho exclusivo.

El ámbito territorial del derecho exclusivo es el territorio español para las marcas nacionales españolas y el territorio de toda la Unión Europea para las marcas comunitarias.

El ámbito temporal del derecho exclusivo de marca es de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud indefinidamente renovable por períodos ulteriores de diez años y esa renovación es automática, bastando para ello que se presente la correspondiente solicitud y se paguen las tasas.

Marcas notorias y renombradas.

Si la marca notoria o renombrada está registrada, tiene una protección ampliada, puesto que esa protección no estará limitada por el principio de especialidad. Esto significa que la protección se amplía a productos o servicios distintos de los utilizados por la marca notoria o renombrada, extendiéndose a los sectores que comprenda la notoriedad o a todos los sectores si la marca es renombrada. Se puede hacer valer mediante la oposición o la acción de nulidad, como a efectos del ejercicio de la acción de violación de la marca.

XI. OTROS SIGNOS DISTINTIVOS: NOMBRE COMERCIAL; RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO; NOMBRES DE DOMINIO

El nombre comercial es otro de los signos distintivos de la empresa regulados en la LM (arts. 87 a 91), pero que no están incluidos en el RMUE. Es «todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el mercado que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares»,

1.- El NOMBRE COMERCIAL

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Artículo 87. Concepto y normas aplicables.

«1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

2. En particular, podrán constituir nombres comerciales:

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

b) Las denominaciones de fantasía.

c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.

d) Los anagramas y logotipos.

e) Las imágenes, figuras y dibujos.

f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

3. Salvo disposición contraria prevista en este capítulo, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.»

No rige en el Derecho español el principio de veracidad del nombre comercial. No es necesario que coincida con el nombre de la persona física del empresario ni la denominación social de la empresa

La denominación social designa la empresa mientras que el nombre comercial designa la actividad empresarial evitando la confusión de la clientela y ha de solicitarse ante la OEPM por el mismo procedimiento que rige para las marcas. En este sentido rige también para el nombre comercial el principio de especialidad de las marcas, debiendo agrupar esas actividades por clases conforme al Nomenclátor internacional de productos y servicios de marcas, teniendo que pagar una tasa por cada clase para la que se solicite protección (art. 87.1 LM).

El empresario tiene derecho a utilizar su nombre o su denominación social para la firma de los documentos en el ámbito de su actividad empresarial.

Pero el derecho que tiene sobre su nombre o su denominación social no le faculta por sí solo para utilizarlo en el tráfico económico para atraer a la clientela.

El nombre comercial registrado constituye una causa de denegación de registro para las marcas que por su identidad o semejanza sean idénticos o similares a las actividades para las que está concedido el nombre comercial, puedan inducir a confusión en el mercado (art. 7 LM).

Artículo 7. Nombres comerciales anteriores.

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.

b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público ; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior

.2. A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores:

a) Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.

b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas.

El régimen jurídico aplicable a los nombres comerciales es el mismo de las marcas de servicios, salvo la noción del nombre comercial.

2.- ROTULO DE ESTABLECIMIENTO

Signo o denominación que sirve para identificar y dar a conocer al público un establecimiento mercantil y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares.

Su protección viene derivada de los artículos de la LCD 6 y 12

No está incluido dentro de la normativa del RMC, No es un signo susceptible de registro, pero esto no significa, ni que desaparezcan los rótulos de establecimiento, ni que desaparezcan tampoco los rótulos de establecimiento registrados.

El rótulo en nuestro ordenamiento jurídico tiene un ámbito de protección local, lo que fundamenta la atribución de todas las competencias ejecutivas de registro de los rótulos de establecimiento a las Comunidades Autónomas con competencias de ejecución en materia de propiedad industrial y ello dio lugar a que la LM de 17 de diciembre de 2001 suprimiera la figura del rótulo de establecimiento como institución registral autónoma.

Ello no obstante la protección de los rótulos que ya estaban registrados se mantiene durante un largo período de tiempo (disps. transits. y 4a LM) y en todo caso los rótulos no registrados tendrán siempre la protección de la LCD contra los actos de confusión.

3.- Un NOMBRES DE DOMINIO es un identificador usado en Internet para localizar una máquina o grupo de máquinas en la Red.

Las máquinas en Internet se identifican mediante un número único llamado «dirección IP» (por ejemplo 194.69.254.2). Las direcciones IP no son intuitivas ni sencillas de recordar, por lo que es necesario crear una entidad que, de una manera más intuitiva, nos permita recordar una máquina o grupo de maquinas que prestan servicios de Internet (Web, correo, ftp…).

la función de un Dominio permite a una persona o empresa tener presencia en Internet, y que sea posible el correspondiente acceso a los mismos desde cualquier punto de la Red. El dominio se convierte en el nombre de referencia de una determinada persona o empresa en Internet, asimismo desde este dominio se pueden articular todos los servicios que el usuario desee (Web, correo, ftp,… ).

Existen dos tipos de dominios de primer nivel., los dominios genéricos, que no tienen ninguna vinculación territorial los más conocidos son «.com», «.org», «.net», y «.edu».

Los dominios territoriales o llamados (ccTLD) son los correspondientes a los códigos territoriales de cada país (como por ejemplo «.es», «.fr», «.uk», «.pt» …) estos dominios están gestionados por la autoridad de asignación de cada país que establece la normativa para la asignación libremente.

Enlaces y noticias de interés :

1.- Caducar y cancelar marcas será más rápido y sencillo en 2023. ¿O no?

2.-Invenes

3.- Ejercicios prácticos de protección

Complemento Lefebvre · Tema 7. Marcas y otros signos distintivos

III-IV. Concepto y clases: actualización tras el RDL 23/2018

Se suprimió el requisito de la representación gráfica. Basta una representación clara, precisa, autosuficiente, accesible, inteligible, duradera y objetiva, que puede hacerse con archivos de sonido o vídeo.
El RD 306/2019 (RMa art. 2.3) enumera los tipos de marca: denominativas, figurativas, tridimensionales, de posición (la suela de Louboutin), de patrón (Burberry), de color, sonoras, de movimiento, multimedia y holográficas.
La OEPM no admite marcas olfativas (nº 2525-2527).

VIII. La marca como objeto del tráfico jurídico (arts. 46-50 LM)

Principio general (art. 46.2 LM). La marca y su solicitud pueden transmitirse, darse en garantía, licenciarse, embargarse o ser objeto de opciones de compra, con independencia de la empresa. La hipoteca mobiliaria se inscribe en el Registro de Bienes Muebles (sección 4.ª) y se anota en el de Marcas.
Comunidad (art. 46.1). Se rige por el pacto y, en su defecto, por el Código Civil. Cada comunero puede ejercitar acciones solo, notificándolo a los demás. Hay derecho de tanteo y retracto en el plazo de un mes.
Desvinculación con la empresa (art. 47). La marca se transmite con independencia de la empresa. Pero si se transmite la empresa entera, se presume transmitida la marca, salvo pacto o circunstancias en contrario. Se denegará la inscripción si la transmisión puede inducir a error al público (nº 2556, 2560).
Cesión: modalidades (nº 2540-2558):
- Pura o condicionada. La condicionada no se inscribe hasta que se cumple la condición (TS 21-1-1999).
- Fiduciaria: el titular real no puede oponer su titularidad a terceros, por la apariencia creada.
- Cesiones anómalas, no admisibles:
  - Temporales.
  - Comunidad solidaria.
  - Cesión a quien no está legitimado.
  - Maniobras del agente o distribuidor desleal (art. 10 LM; caso «Orient», TS 22-11-2001).
- La cesión tácita se admite de forma restrictiva, por lo que conviene pactarla siempre expresamente.
- La marca de la UE solo puede cederse para toda la Unión y por escrito firmado, bajo pena de nulidad (Rgto. 2017/1001, art. 20.3).
Licencia: presunciones legales (art. 48 LM):
- Puede ser total o parcial (productos y territorio) y exclusiva o no exclusiva.
- Salvo pacto, la licencia es no exclusiva, total, para todo el territorio y para toda la duración del registro, incluidas las renovaciones.
- En la licencia exclusiva, el licenciante solo puede usar la marca si se lo reservó expresamente.
- El licenciatario no puede ceder la licencia ni sublicenciar sin pacto.
- El titular puede actuar contra el licenciatario que incumpla el contrato en cuanto a duración, forma, productos, territorio o calidad.
- El licenciatario solo puede accionar con el consentimiento del titular. El licenciatario exclusivo puede hacerlo si requirió al titular y este no actuó (art. 48.7 LM, con remisión al art. 117.3-4 LP).
Tipos de licencia en la práctica (nº 2594-2620):
- Simple o compleja (marca más patente o know-how).
- Exclusiva simple o reforzada.
- Interna, como las marcas blancas.
- Onerosa (canon o royalty) o gratuita (franking).
- Merchandising.
- Franquicia (art. 62 LOCM; RD 201/2010).
- No existe licencia obligatoria de marca, porque chocaría con la función de indicación de origen.
- Caso «Diesel» sobre la carga de diferenciación del licenciatario no exclusivo: TS 30-6-2011.
Forma e inscripción (arts. 46.3, 49 y 50 LM):
- Hay libertad de forma: el contrato verbal es válido entre las partes.
- Para oponerlo a terceros de buena fe hay que inscribirlo en el Registro de Marcas. Si hay doble cesión o doble licencia, prevalece quien inscribe primero de buena fe (TS 29-9-1997).
- Para inscribir basta copia auténtica, copia con firmas legitimadas, extracto testimoniado o certificado de transferencia firmado por ambas partes. Los derechos reales y la opción de compra exigen documento público.
- La OEPM califica la legalidad del acto y publica la resolución en el BOPI (nº 2564-2570).

IX. Acciones por violación del derecho de marca (arts. 40-45 LM)

Vías. Civil, penal (art. 274 CP) o arbitraje, si es posible (art. 40).
Acciones civiles (art. 41.1):
- a) Cesación.
- b) Indemnización de daños y perjuicios.
- c) Remoción: retirada del tráfico de productos, embalajes y publicidad, y embargo o destrucción de los medios de la infracción.
- d) Destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos.
- e) Atribución en propiedad de lo embargado, a cuenta de la indemnización.
- f) Publicación de la sentencia.
Prueba de uso como defensa (art. 41.2). Si la marca lleva al menos cinco años registrada, el demandado puede exigir que el titular acredite su uso efectivo en los cinco años anteriores a la demanda, o una causa que justifique la falta de uso.
Intermediarios (art. 41.3). Pueden pedirse contra ellos la cesación y la remoción aunque no infrinjan por sí mismos, sin perjuicio de la LSSI.
Marca posterior inatacable (art. 41 bis). No puede prohibirse el uso de una marca posterior que ya no sea susceptible de nulidad.
Presupuestos de la indemnización (art. 42):
- Responsabilidad objetiva para quien coloca el signo o fabrica o comercializa los materiales y para el primer comercializador.
- Para los demás infractores hace falta requerimiento previo, culpa o negligencia, o que la marca sea renombrada.
Cálculo (art. 43):
- Comprende el daño emergente y el lucro cesante, el daño al prestigio y los gastos de investigación.
- A elección del perjudicado: consecuencias económicas negativas (los beneficios que habría obtenido el titular o los obtenidos por el infractor) o una regalía hipotética.
- El daño moral se indemniza aunque no se pruebe perjuicio económico.
- Mínimo legal: el 1 % de la cifra de negocios del infractor con los productos ilícitos, sin necesidad de prueba (art. 43.5).
Indemnización coercitiva (art. 44). No menos de 600 € por día hasta el cese efectivo.
Prescripción (art. 45). Cinco años desde que pudo ejercitarse la acción. Los daños solo se reclaman por los cinco años anteriores a la demanda.
Relación con la LCD. La LM es ley especial. La LCD solo complementa donde la LM no da tutela, sin contradecirla (ver complemento del Tema 4).

X. Extinción del derecho de marca: nulidad y caducidad (arts. 51-60 LM)

Dónde se insta. Por solicitud ante la OEPM o por demanda reconvencional en un pleito por violación. la vía administrativa directa ante la OEPM es aplicable desde el 14-1-2023, por las transitorias del RDL 23/2018. Antes era exclusivamente judicial.
Nulidad absoluta (art. 51):
- Causas: prohibiciones absolutas (art. 5) y solicitud de mala fe.
- La acción es imprescriptible.
- Se convalida si la marca adquiere carácter distintivo por el uso antes de la solicitud de nulidad (art. 51.3).
Nulidad relativa (art. 52):
- Causas: prohibiciones relativas (arts. 6-10).
- Tolerancia: quien consiente con conocimiento el uso de una marca posterior durante 5 años consecutivos pierde la acción, salvo mala fe.
- Tampoco cabe la nulidad si hubo consentimiento expreso.
- Hay que acumular todos los derechos anteriores en una sola demanda.
- No prospera la nulidad si la marca anterior aún no era distintiva o renombrada en la fecha relevante (art. 53).
Caducidad (art. 54):
- Por falta de uso durante 5 años sin causa justificada (art. 39).
- Por vulgarización: la marca se convierte en la designación usual del producto.
- Por uso engañoso.
- La OEPM la declara de oficio por falta de renovación o por renuncia.
- Reglas especiales: la marca embargada o hipotecada no caduca por falta de renovación (art. 55). La renuncia exige el consentimiento de los titulares de derechos inscritos (art. 56).
Prueba del uso (arts. 39 y 57):
- La carga de probar el uso corresponde al titular de la marca.
- Un uso reanudado en los 3 meses anteriores a la solicitud de caducidad no cuenta si se preparó después de saber que se iba a pedir.
- Se considera uso el de una forma que no altere el carácter distintivo, el uso para exportación y el uso con consentimiento del titular.
Legitimación (art. 58):
- Nulidad absoluta y caducidad: cualquier persona perjudicada, así como las asociaciones de productores y de consumidores.
- Nulidad relativa: los titulares de los derechos anteriores (art. 19.1).
- El titular de la marca impugnada puede exigir prueba de uso de la marca anterior (art. 59).
Efectos (art. 60):
- La caducidad produce efectos ex nunc, desde la solicitud o demanda, aunque puede fijarse una fecha anterior.
- La nulidad produce efectos ex tunc, como si la marca nunca hubiera producido efectos.
- Quedan a salvo las sentencias firmes ya ejecutadas y los contratos ya ejecutados, aunque por equidad pueden restituirse cantidades.
- Si hay mala fe del titular, procede indemnizar.

XI. Nombre comercial: precisión

Con la LM de 2001 desaparece el principio de vinculación del nombre comercial a la empresa: se transmite igual que la marca. En las oposiciones se atiende a la titularidad real; por ejemplo, la sociedad absorbente puede oponerse aunque no figure aún en el registro (TS 17-9-2025) (nº 2560, 2582).

Complemento Aranzadi · Tema 7

Fuente: Aranzadi LA LEY (Aranzadi Instituciones, acceso UBU), consulta de 19-10-2026. Resúmenes en redacción propia; las referencias JUR/RJ/AC son las de Aranzadi.

Jurisprudencia: caducidad por falta de uso

STS (Sala 1.ª) 188/2005, de 28 de marzo (caso «Nike» con la Victoria de Samotracia) (RJ 2005/1697).
- En las marcas mixtas hay que estar al conjunto de sus elementos.
- Usar solo el elemento denominativo, con otra grafía y otro fondo, no es «uso real y efectivo» de la marca registrada, así que procede la caducidad.
- Es un caso clásico para clase.
STS (Sala 1.ª) 650/2021, de 29 de septiembre (RJ 2021/4378).
- La legitimación para pedir la caducidad por falta de uso no se limita a los productos o servicios en los que haya riesgo de confusión. Basta un competidor del mismo sector al que puedan estorbar marcas no usadas.
- Se declara la caducidad parcial para los productos cuyo uso no se acreditó.

Doctrina

Galán Corona, E., «Comentario al art. 39 de la LM» (uso obligatorio de la marca).

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Información sobre este material

Autoría. Material docente de elaboración propia de Guillermo José Plaza Escribano, profesor asociado de Derecho Mercantil en la Universidad de Burgos, para la asignatura «Derecho del Mercado, la Competencia y la Propiedad Industrial» (3.º del Grado en Derecho). © 2021-2026. Reservados todos los derechos. Puedes enlazar y citar este material indicando la fuente.
Finalidad. Tiene finalidad exclusivamente docente y divulgativa y no constituye asesoramiento jurídico. Para un caso concreto, consulta a un profesional. Los contenidos oficiales de la asignatura son los de su guía docente en la UBU.
Fuentes. La normativa se cita según los textos consolidados del BOE y de EUR-Lex, y la jurisprudencia según el CENDOJ y las bases de datos indicadas. Las referencias a obras de Lefebvre (Memento Práctico Contratos Mercantiles, citado por número marginal) y de Aranzadi LA LEY (referencias JUR/RJ/AC) se hacen como cita. Los resúmenes y comentarios son de redacción propia y no reproducen su contenido.
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Uso de inteligencia artificial. Este material se actualizó en octubre de 2026 con el apoyo de herramientas de IA generativa (Claude, de Anthropic) para comprobar enlaces, buscar en bases de datos jurídicas y redactar borradores de los complementos. El contenido ha sido supervisado por el autor, que asume su responsabilidad.
Última actualización: 19 de octubre de 2026. Si detectas un error o un enlace roto, puedes comunicarlo en la página de contacto.

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